국내 토종 프랜차이즈 ‘설빙’이 짝퉁 브랜드 때문에 소송에 휘말렸다. 먼저 등록된 중국 짝퉁 브랜드들이 중국 내 설빙 프랜차이즈 계약을 맺은 중국 식품업체를 영업방해로 신고했다. 해당 중국 업체는 설빙이 중국 내 상표권 관리가 소홀했기 때문에 일어난 일이기 때문에, 상표권료를 지급하고도 영업을 할 수가 없다며 설빙에 소송을 걸었다.
한 매체에 따르면 설빙은 재판 결과 1심에서는 중국 업체가 패소했으나, 2심에서는 판결이 뒤집혀 배상금을 물게 되어 설빙은 대법원 상고를 준비하고 있다고 전했다. 설빙은 과거 중국 진출 시도 시 짝퉁 설빙들로 상표 등록에 실패했지만, 중국 업체와 계약할 때에는 이에 대한 대비가 없었던 것으로 보인다.
2013년 시작된 설빙은 인절미 빙수 메뉴로 외식업계의 신화를 쓴 전통 디저트 프랜차이즈 브랜드다. 1년 만에 490여개 점을 오픈했고, 해외 업체와도 계약을 맺어 캐나다, 호주, 캄보디아 등으로 진출하고 있다.
급성장이 가져온 문제일까, 이번에는 설빙의 중국 내 계약 업체 ‘상해아빈식품’이 한국 설빙 본사에 소송을 걸었다. 마스터 프랜차이즈 계약을 맺어 상표권료를 내고 설빙브랜드로 중국 내에서 영업을 하기로 했는데, 이미 중국 내에서 활개 치던 설빙 짝퉁들이 오히려 영업방해 신고를 한 것이다. 상해아빈식품의 소송 사유는 설빙이 중국 내 다양한 유사상표의 존재에 대해 인지했으나 상해아빈식품에게 이로 인한 위험성을 제대로 알리지 않은 채 상표권 계약을 체결했기 때문에 피해를 입혔다는 것이다.
1심에서는 설빙이 중국 내 모든 짝퉁 브랜드를 인지하기 어려웠다고 보고 설빙의 손을 들어줬다. 하지만 2심에서는 설빙이 이를 인지하고 있었지만 계약 상대인 상해아빈식품에게 중국 내 설빙 상표권 등록이 어려울 수 있다는 고지 의무를 소홀히 했다고 판단해 설빙이 패소했다. 현재 설빙은 대법원 상고를 준비 중이다.
◆ 반복되는 상표권 관리 소홀
중국 짝퉁은 상품 뿐 아니라 여러 프랜차이즈 브랜드에 이르기까지 다방면에 존재한다. 설빙은 이미 태국 등 동남아시아에서도 발견 되는 등 기존에도 여러 나라에 현지 짝퉁 브랜드 문제가 있어왔던 것으로 보인다.
국내에서는 과거에 본사의 상표권 관리 문제로 논란이 있었다. 2016년 설빙의 상표권을 회사 법인이 아니라 개인인 정선희 대표가 소유해 왔었던 점으로 인해 논란이 있었고 법인으로 소유권을 이전했다. 국정 감사 시 소유권자는 개인이나 브랜드 관리 비용을 법인에서 지불해왔던 점이 문제가 됐었던 것이다. 설빙 법인으로 소유권을 이전에 대해 등록된 상표가 10개가 넘을 정도로 많아 관리를 잘 하기 위해서라는 이유를 들었다.
설빙은 상표권 관리에 대한 인지가 계속적으로 부족했던 것으로 보인다.
◆ 과거 중국 진출 시도 시 중국 내 짝퉁 브랜드 인지했던 설빙
마스터 프랜차이즈는 본사가 직접 해외로 진출하지 않고 현지 업체에 가맹 사업 운영권만 판매하는 계약이다. 설빙은 상해아빈식품과 계약 전 중국 내 유사상표가 있다는 사실을 알고 있었다. 설빙이 2015년 2월 중국에 진출 시도를 했을 때 중국 내 브랜드 도용이 이미 존재하고 있었다. 가짜 설빙 업체들은 설빙과 비슷한 이름으로 비슷한 한글 로고까지 만들어 영업하고 있었고, 설빙 매장의 인테리어, 유니폼, 진동벨, 메뉴, 간판까지 똑같이 따라했다. 뒤늦게 설빙이 중국에서 상표등록을 시도했지만, 중국 당국은 자국 업체들이 먼저 등록한 짝퉁 상표들을 보호하고자 설빙의 상표 등록을 무효화했다.
이 과거 사실이 2심에서 인정되어 판결이 뒤집혔던 걸로 보인다. 계약은 추후 문제가 발생하지 않도록 완전하게 해야 한다. 중국에 유사 상표가 존재하지 않는다는 취지의 보증을 한 건 아니더라도, 과거 중국 진출이 좌절됐던 사실로 인해 예상되는 모든 미래에 대한 대비문구가 계약서상에 있었어야 했다. 중국 현지 업체가 사정을 잘 알더라도 설빙이 인지 사실을 숨긴 것으로 보여 문제가 될 수 있기 때문이다.
◆ 중국 내 도용된 상표권, 개별업체가 되찾기 어려워…정부차원 대책 마련 필요
설빙의 짝퉁 상표 등록은 중국 내 한국인 브로커에 의해 가능했던 것으로 알려졌다. 최근 외국 브로커들이 국내기업 상표를 도용, 선점하는 문제가 심각하다. 외국 브로커들은 조직적으로 활동하는데, 한국 정부가 중점 관리대상으로 정한 중국 브로커 조직만 30여개에 달한다고 한다.
중국 특허당국은 무단 도용이 의심되는 상황에서도 먼저 등록한 쪽에 무조건 우선권을 주는 '선출원 우선제도'를 실시하고 있어 상표 도용을 막기 실질적으로 어렵다.
한국지식재산보호원의 상표브로커 피해사례 중국 출원 행정상태 현황을 보면 무효 처분은 11건, 등록 취소는 7건 뿐이다. 하지만 720건이 여전히 출원된 상태며 등록된 상표는 1200건에 달한다.
짝퉁 상표를 되찾기 위해서는 중국 현지에서 이의신청이나 무효소송을 해야 한다. 하지만 국내에서 상표를 등록한지 6개월이 지난 이후에 브로커가 중국에 상표를 등록하게 되면 그 때는 무효심판 소송만 가능하다. 브랜드를 창업하면서 동시에 중국에 상표를 등록하는 경우가 잘 없는 만큼 피해는 예상된 것이다.
프랜차이즈 브랜드가 해외, 특히 중국 진출을 시 가장 우려하는 사항이 바로 상표권 문제인데, 소송비용이 상표 출원 비용의 10배가 넘는 경우도 있기 때문이다.
이 무효소송 재판에서 우리 브랜드가 승소하는 경우가 드물어 정부차원의 대책마련이 요구된다. 성장하는 신생 사업체들은 치열한 영업환경에서 활동, 경쟁하느라 정신이 없고 규모가 작아 관리 면에서는 소홀할 수가 있다. 따라서 해외 진출 시 겪게 될 위험성에 대해 업체마다 완전히 대비하기가 현실적으로 어렵기 때문이다. 특히 중국은 가까워서 한국 기업의 다수가 진출하나, 상상초월한 일이 아무렇지 않게 발생하는 국가로 유명하다. 외화를 벌어오는 해외, 특히 중국 진출과 관련해 더 이상 업체들이 피해를 입지 않도록 대비책과 지원이 있어야 할 것으로 보인다.